Международная регистрация товарных знаков

Подводные камни международной регистрации товарных знаков 

Большинство компаний при защите интеллектуальных прав довольствуются «национальной» регистрацией товарных знаков. Но что делать, если Вы планируете выходить на международный уровень? Достаточно ли «национальной» регистрации для того, чтобы Ваш товарный знак был охраноспособен? 

Краткий понятийный экскурс

Мадридская система – процедура международной регистрации товарных знаков, утвержденная Соглашением о международной регистрации знаков (заключено в Мадриде в 14.04.1891 году), а также принятой к нему Инструкцией от 01.04.1992 года.

Регистрация товарных знаков за рубежом. Процедура

Напомним, что существует три способа регистрации:

• «национальная» (в Российской Федерации)
• регистрация в Национальном ведомстве каждого выбранного государства
• международная регистрация с использованием «Мадридской Системы»

Одним из основных принципов регистрации товарных знаков является принцип исключительности, который означает, что каждый товарный знак рассматривается обособленно от иных знаков, зарегистрированных в третьих странах. Простыми словами, если Ваш товарный знак зарегистрирован только в России, охраняться он будет лишь здесь, а аналогичные (и, возможно, абсолютно идентичные) товарные знаки могут быть законно зарегистрированы в других странах.

Чем чревато отсутствие регистрации товарного знака в других странах? Если Вы захотите выйти на зарубежный рынок со своими товарами, существует риск того, что Вы не сможете реализовывать их под товарным знаком, зарегистрированным в России, что вынудит правообладателя нести дополнительные траты на создание нового товарного знака, его регистрацию и иные нежелательные расходы.

Именно поэтому важно заранее продумать, в каких странах Вы планирует реализовывать свою продукцию и зарегистрировать там Ваш товарный знак.

Регистрация в Национальном ведомстве отдельных государств

Если Вы хотите получить правовую охрану в небольшом количестве стран (1-2 страны) или интересующие Вас страны не входят в Мадридскую Систему, советуем Вам прибегнуть к регистрации товарных знаков в Национальных ведомствах отдельных стран. Процедура регистрации, ее сроки и стоимость в каждом конкретном случае будет зависеть от процедуры, установленной законодательством соответствующей страны.

Если же Вы планируете стать активным участником иностранных рынков, обратите внимание на международную регистрацию товарных знаков по Мадридской системе. 

Международная регистрация с использованием Мадридской Системы.

Процедура международной регистрации регулируется Мадридским соглашением о международной регистрации знаков, а также принятой к нему Инструкцией, которые подробно описывают процедуру, сроки и стоимость взимаемых пошлин.

Регистрация по Мадридской системе является наиболее выгодной, поскольку в число стран-участниц Мадридского соглашения входят более 100 государств, в числе которых – ведущие страны Европы, Азии, США и, конечно же, Российская Федерация (подробный список членов Мадридского союза смотрите на официальном сайте ВОИС.

Преимущества международной регистрации по Мадридской системе очевидны:

• Централизованная процедура подачи заявок и управления ими — подача одной международной заявки, составленной на одном из рабочих языков системы (английский, французский), и уплата единовременной международной пошлины.
• Экономическая эффективность — уплачивается единая международная пошлина, в связи с чем нет необходимости оплачивать услуги национальных патентных поверенных и переводчиков
• Сроки регистрации не превышают 18 месяцев

1 этап – подготовка обозначения к регистрации в качестве товарного знака

Процедура аналогична «национальной регистрации» - товарный знак должен быть уникальным и не похожим на другие товарные знаки, зарегистрированные в интересующих странах. Для этого необходимо проверить открытые реестры ВОИС, а также реестры национальных ведомств.

2 этап – Подготовка и подача международной заявки на регистрацию товарного знака

Важно! Международная заявка может быть основана, как на национальной заявке на регистрацию товарного знака (базовая заявка, когда Ваш товарный знак еще не зарегистрирован), так и на уже полученной национальной регистрации (базовая регистрация, когда информацию о Вашем товарном знаке уже внесли в Госреестр). Следовательно, для того чтобы подать международную заявку товарный знак должен быть зарегистрирован или заявлен на регистрацию в Российской Федерации.

Международная заявка подается в Роспатент, где после удостоверения она направляется в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС).

Необходимый комплект документов:

1)   Сопроводительное письмо, содержащее в произвольной форме просьбу о представлении международной заявки в МБ ВОИС;

2)   Официальный бланк ММ2, утвержденный МБ ВОИС, заполненный в соответствии с Правилами 8 и 9 Инструкции на французском или английском языке.
            Перечень бланков можно найти на официальных сайтах ВОИС или Роспатента

3)   Документ, подтверждающий уплату «национальной» пошлины в связи с обращением в Роспатент

4)   Документ, подтверждающий уплату международной пошлины в швейцарских франках (может быть представлен одновременно с международной заявкой или по уведомлению Международного бюро ВОИС в течение 3х месяцев с даты направления МБ ВОИС такого уведомления в адрес заявителя)

5)   Доверенность (в случае подачи заявки через представителя) 

Сколько же стоит международная регистрация? Для подачи заявки в рамках Мадридской системы через Роспатент необходимо оплатить следующие пошлины:

1)   Национальную пошлину:

А. Пошлина за регистрацию заявки, поданной по процедуре Мадридского соглашения («национальная» регистрация отсутствует).

Размер: 4900 руб. + 400 руб. за каждый из классов МКТУ свыше 3

ИЛИ

Б. Пошлина за принятие решения о замене национальной регистрации иностранного правообладателя международной регистрацией (при наличии «национальной» регистрации в Российской Федерации).

Размер: 5500 руб.

2)   Международную пошлину, предусмотренной Правилом 10 Инструкции, которая состоит из:

• Основной пошлины - может быть уплачена за период в 20 лет единоразово за 20 лет – 790 шв. франков ИЛИ за первый 10-летний период – 520 шв. франков с последующей оплатой за второй 10-летний период - 660 шв. франков.
• Добавочной пошлины за каждую указанную страну. Размер: 88 шв. франков.
• Дополнительную пошлину за каждый класс товаров и услуг более трех. Размер: 88 шв. франков.

Также может потребоваться уплата добавочных сборов за услуги МБ ВОИС, например, сбор за классификацию товаров и услуг, если заявленная классификация является неправильной (4 шв. франка за каждое обозначение).

3 этап – Прохождение экспертизы правильности оформления международной заявки и уплаты международной пошлины

После получения заявки МБ ВОИС проводит экспертизу правильности оформления заявки, соответствия перечня товаров и услуг в заявке классам МКТУ.

Срок рассмотрения международной регистрации – в каждой указанной заявителем стране не превышает 12 месяцев; 18 месяцев и более 18 месяцев в странах, в которых предусмотрена процедура направления отказа.

Важно! При отсутствии предварительного отказа со стороны Ведомства страны в указанный срок, международная регистрация считается действующей на территории данной страны.

4 этап – Регистрация и получение свидетельства

Если заявка удовлетворяет всем требованиям, МБ ВОИС вносит товарный знак в Международный реестр, публикует информацию о международной регистрации в журнале «Международные знаки» и направляет свидетельство заказным письмом Роспатенту для передачи его Вам.

5 этап – продление действия исключительного права на товарный знак

Период действия международной регистрации не ограничен во времени при условии уплаты в МБ ВОИС пошлины за возобновление ее действия (за 20 лет единовременно либо разбиваться на каждые 10 лет).

Важно! В течение 5 лет международная регистрация остается зависимой от национальной. Если базовая регистрация прекращает свое существование или базовая заявка считается отозванной, действие международной регистрации прекращается. После истечения 5-летнего периода международная регистрация становится независимой.

Наши рекомендации

Если Вы решили сделать свой товарный знак охраноспособным на территории иностранных государств, рекомендуем определиться со способом регистрации:

• Регистрация в Национальном ведомстве отдельных государств
• Международная регистрация с использованием Мадридской Системы

Обладая несомненными преимуществами, регистрация по Мадридской системе является наиболее практичным и быстрым решением, в результате чего Вы наделяете свой товарный знак правовой защитой на территории нескольких стран.

Обратите особое внимание на вопросы:

1. Проверки уникальности товарного знака.
2. Выбора классов товаров и услуг МКТУ, в отношении которых хотите обеспечить охрану своего товарного знака.
3. Размеры и сроки уплаты соответствующих пошлин.

Процедура международной регистрации товарных знаков является более сложной, длительной и дорогой по сравнению с процедурой «национальной» регистрации. Если Вы не хотите претерпевать дополнительные финансовые затраты и осуществить регистрацию товарного знака без ошибок в кратчайшие сроки, команда I-PRO готова помочь Вам!